商标在先使用的认定依据

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商标在先使用是否成立的判断

文/最高人民法院

秦元明（再审判决承办人） 曾 志

【裁判要旨】

在明知他人商品已存在于市场的情况下，恶意申请注册与他人商品包装近似的商标并行使权利，并以上述商标作为权利基础起诉他人侵权的，被诉侵权行为应当被认定属于2013年修正的商标法第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形。

【案号】

一审：(2014)宜中民三初字第35号

二审：（2015）赣民三终字第32号

再审审查：(2016)最高法民申3518号

再审判决：(2020)最高法民再23号

【案情】

原告：双飞人制药（中国）有限公司（以下简称双飞人公司）。

被告：广州赖特斯商务咨询有限公司（以下简称赖特斯公司）、广州医药有限公司、江西省药帮国药堂药品有限公司民众药店（以下简称药邦公司）、广州七乐康药业连锁有限公司（以下简称七乐康公司）、广州正康连锁大药房有限公司（以下简称正康公司）、深圳市立丰医药有限公司（以下简称深圳立丰公司）、深圳市文华医药有限公司（以下简称文华公司）、佛山市开心大药房连锁有限公司（以下简称开心公司）、佛山市佛心医药连锁有限公司（以下简称佛心公司）、普宁市立丰药业有限公司（以下简称普宁立丰公司）、中山市三才医药连锁有限公司（以下简称三才公司）。

双飞人公司成立于2008年4月18日，从事擦剂、护肤类化妆品生产、销售。双飞人公司是第1560265号“双飞人”注册商标权利人，该商标核定使用的商品为第3类，包括花露水、化妆品等。同时，双飞人公司还是两个双飞人立体商标权利人，商标注册号第7559578号、第7559588号。该双飞人立体商标一直由双飞人公司使用于其“双飞人”爽水产品（第3类）。2006年、2009年及2012年，“双飞人”注册商标（第3类）被江西省工商局认定为江西省著名商标，相关民事判决书认定双飞人公司的双飞人产品属于知名商标，其产品包装享有知名商品特有包装、装潢权。

法国利佳制药厂拥有第6444519号第3类“利佳”文字注册商标。该厂于2015年1月28日授权赖特斯公司独家代理在中国境内宣传、推广、分销和销售“利佳”品牌化妆品，并注明所有活动均在中国境内进行，授权自2014年1月1日起生效。2014年1月6日，赖特斯公司授权香港全球药业有限公司（以下简称全球药业公司）负责上述事宜，全球药业公司于2014年6月4日再委托广州医药公司负责中国广东省内市场开发、销售和售后服务。2014年6月13日，全球药业公司销售50ml利佳薄荷水124415瓶计人民币2363885元给广州医药公司；同月19日，广州医药公司通过广州海关从广州机场取得该批货物。药帮公司、七乐康公司、正康公司、深圳立丰公司、文华公司、开心公司、佛心公司、普宁立丰公司、三才公司分别从广州医药公司购进50ml利佳薄荷水若干瓶。

2014年5月23日，中国经济网以“法国利佳薄荷水登陆中国市场”为题报道了全球药业公司与广州医药公司于同年5月16日在广州举行2014利佳薄荷水上市新闻发布会，强调“在香港销售的法国双飞人药水正式以‘利佳薄荷水’的名称进入内地市场，利佳薄荷水无论是在成分、包装、用法、用量还是质量上，都跟香港出售的法国双飞人药水一模一样。由于内地商标法和境外商标法属于不同体系，法国双飞人药水进入中国内地更名为‘利佳薄荷水’。二者名称有异，但品质相同。在此之前，在香港销售的法国双飞人药水和唯一制造商利佳制药厂从未委托或授权任何中国个人或公司生产该产品，也从未跟任何中国个人和公司成立合资公司生产该产品。世界上最超值的神仙水！”深圳立丰公司的“立丰快讯”（2014年9月总第104期）对上述内容作了转载。

双飞人公司起诉称，利佳薄荷水产品侵犯其享有的商标权，赖特斯公司构成不正当竞争，请求判令：1.各被告立即停止生产、销售侵犯原告注册商标权的利佳薄荷水产品；2.判令各被告立即收回市场上流通的侵犯原告注册商标权的利佳薄荷水产品；3.判令各被告共同赔偿原告经济损失人民币300万元；4.判令赖特斯公司立即停止不正当竞争行为，并登报公开赔礼道歉、消除影响；5.本案诉讼费由被告承担。

【审判】

一审法院认为，被诉侵权的利佳薄荷水与双飞人公司的商标核定使用的商品双飞人爽水在功能、用途、销售渠道及消费对象上相同，属于相同的商品。经对被诉侵权产品外包装与双飞人公司的注册商标进行比较，被诉侵权产品使用的包装与双飞人公司第7559578号、7559588号（指定颜色）注册商标构成近似，赖特斯公司的行为会导致相关公众的混淆误认，侵害了双飞人公司的立体商标专用权。赖特斯公司为实现其商业目的，在产品宣传中强调其产品为双飞人产品（双飞人药水），构成对“双飞人”文字商标的侵权。并且被诉侵权产品侵害了双飞人公司知名商品的包装和装潢，赖特斯公司构成不正当竞争，故判决全额支持双飞人公司要求赔偿300万元的诉请。

赖特斯公司、广州医药公司不服一审判决，提起上诉并提出在先使用抗辩。其主张的在先使用包括两方面：一是2001年12月就有法国利佳制药厂生产的双飞人药水产品进入中国内地江西省都昌县销售；二是提交证据拟证明法国双飞人药水早在上世纪90年代起就在中国内地进行广告宣传，并具有一定的知名度和影响力。

二审法院认为，2001年因法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”进入中国内地没有履行相关审批手续被都昌县行政部门查处，该在先行为不具有合法性，不能产生在先权利的法律后果。即使法国厂家生产的双飞人药水享有在先权利，利佳薄荷水也不享有在先权利，故赖特斯公司的在先使用抗辩不能成立。判决驳回上诉，维持原判。

赖特斯公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。主要理由包括：1.双飞人药水产品在江西省都昌县的销售行为被处罚等在案证据，可证明双飞人药水在先使用红、蓝、白包装及其包装上的各商标要素。2.双飞人公司存在故意混淆双飞人药水和双飞人爽水之间关系的行为。3.双飞人公司所有的涉案商标是抢注他人的在先使用商标，不应受到法律保护。

双飞人公司答辩称，赖特斯公司关于双飞人药水影响力的主张没有事实根据，即使法国利佳制药厂的双飞人药水产品在大陆部分地区的消费者中有一定的认同度，但并未形成对应的商誉，赖特斯公司的在先权利抗辩不能成立。双飞人爽水经过双飞人公司的努力，已在中国境内确立了市场地位及影响力，双飞人药水产销方怠于培育其产品市场，其行为构成侵权及不正当竞争。

最高人民法院认为，都昌县医药公司销售双飞人药水的行为不属于合法的在先行为，不能产生在先权利的法律后果。赖特斯公司提交的证据可以证明法国利佳制药厂在先使用了双飞人药水所采用的蓝、白、红包装并有一定影响。相关证据可以证明，双飞人公司明知双飞人药水存在于市场，却恶意申请注册与双飞人药水包装近似的第7559578号、第7559588号商标并行使权利，其行为难言正当，赖特斯公司的被诉侵权行为应当被认定属于2013年修正的商标法第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形，因此，赖特斯公司的在先使用抗辩成立。最高法院判决撤销一审、二审判决，驳回双飞人公司的诉讼请求。

【评析】

一、关于未注册商标在先使用的认定问题

2013年修正的商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”按照本条规定，商标使用是以识别商品来源为目的的将商标用于商业活动的行为。根据立法部门所作的释义，商标使用包括形式使用和实质使用。商标使用的形式可以是多种多样的，对于不属于本条规定列举的情形，但实质上是以识别商品来源为目的的将商标用于商业活动的行为，即应认定为商标法意义上的商标使用[①]。

2013年修正的商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该款规定系为保护在先未注册商标使用人的相关权利，体现了追求公平的价值导向。判断是否构成2013年修正的商标法第五十九条第三款规定情形，需要考量以下因素：一是未注册商标所有人存在使用该未注册商标的行为；二是该未注册商标与涉案注册商标标识相同或者近似，且该未注册商标所用于的商品和涉案注册商标核定使用的商品相同或者类似；三是该未注册商标已经产生一定影响。

本案中，赖特斯公司主张，法国利佳公司在先使用了相关商标要素并产生一定影响。法国利佳制药厂自上世纪90年代起在《厦门日报》《汕头日报》《海南日报》《广州日报》等沿海城市报纸上刊登关于请内地消费者委托港澳亲友购买法国利佳制药厂生产的双飞人药水的广告，已经具有通过使用商标标识或相关商标要素指引大陆消费者识别商品来源、购买该商品的主观目的，并且广告持续时间较长，报刊发行地域和发行量较大。因此，经对在案证据进行综合分析判断，可以认定法国利佳公司通过在内地打广告，在香港、澳门销售的方式，使双飞人药水商标标识以及相关构成要素在珠三角地区积累了一定的商誉，形成了一定影响，相关公众可以将双飞人药水包装上的商标标识和相关商标要素与法国利佳制药厂联系起来。此外，双飞人公司在宣传双飞人爽水产品时，亦强调“无论是国产的法国双飞人药水，还是原装的法国双飞人药水，其成分、作用都是一样的，使用功效是没有区别的”等，亦可证明双飞人药水在行业内颇具知名度。

本案中，虽然销售双飞人药水的门店主要是在香港和澳门，但是在案证据可以证明，由于双飞人药水在珠三角的知名度以及珠三角与港澳往来便利，双飞人药水已经流入珠三角市场。同时，在案证据显示，消费者在天猫商城上购买了双飞人公司的双飞人爽水后，有将双飞人药水与双飞人爽水进行对比的相关评论，双飞人药水商誉受到了影响。

民法典第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”诚信原则是民法领域的帝王条款，经营者在市场交易中，应当遵循诚实信用原则，遵守公认的商业道德。本案中，判断赖特斯公司经授权销售利佳薄荷水是否构成侵权，还应当考量双飞人公司在涉案商标注册前后的行为是否违背诚信原则。双飞人公司主张赖特斯公司侵害其第7559578号、第7559588号注册商标专用权，但是在案证据表明，双飞人公司申请注册与双飞人药水包装近似的第7559578号、第7559588号商标时，已明知法国利佳公司生产的双飞人药水的存在。同时，双飞人公司在对双飞人爽水进行宣传时，存在主动混淆双飞人爽水与双飞人药水的行为。双飞人公司上述行为违背诚信原则，难言正当。综上，赖特斯公司的被诉侵权行为应当被认定属于商标法第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形，未侵犯双飞人公司享有的商标权。此外，虽然双飞人公司的双飞人爽水产品经过多年的宣传、销售已产生了较高的市场知名度，但法国利佳制药厂的蓝、白、红包装在先使用并有一定影响，并且赖特斯公司已经在利佳薄荷水包装的显著位置标明其享有商标权的注册商标“利佳”，已经尽量区别避让，并无侵占双飞人公司已有商誉之故意，故亦应当认定赖特斯公司不存在不正当竞争行为。

二、关于非法使用是否能够认定为商标使用的问题

2013年修正的商标法第九条规定，“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。本案中，双飞人公司于2009年申请注册7559578号、第7559588号商标，并主张赖特斯公司侵犯其享有的商标权。对此，赖特斯公司提出在先使用抗辩的另一理由是，专利复审委员会第7641号无效宣告请求审查决定书可证明法国利佳制药厂在香港销售的法国双飞人药水在2001年就已经出现在江西省都昌县。7641号文书中提到，案外人提交的公证书可证明都昌县卫生局对都昌县医药公司出具行政处罚决定书、没收假药劣药凭证等相关文书，证明都昌县医药公司于2001年12月从广东普宁购进一批法国利佳制药厂生产的双飞人药水，并于2001年12月至2002年1月期间在国内公开销售的事实。但法国利佳制药厂生产的双飞人药水进入中国内地系因未履行相关审批手续而被都昌县行政部门查处，都昌县医药公司被查处依据的是药品管理法第三十九条和第四十八条相关规定，即“药品进口，须经国务院药品监督管理部门组织审查，经审查确认符合质量标准、安全有效的，方可批准进口，并发给进口药品注册证书”“禁止生产（包括配制，下同）、销售假药。有下列情形之一的，为假药：……（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验即销售的”。民法典第一百四十三条规定了民事法律行为有效的要件之一是“不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗”。可见，法国利佳制药厂在香港销售的法国双飞人药水依法是不得在内地市场上进行流通的，都昌县医药公司未经审查批准销售双飞人药水违反了药品管理法的规定，属于无效民事法律行为。非法使用行为产生的商誉不应归于商标所有者，亦不应当构成商标使用行为，因此，上述商品销售行为不应当被认定为在先使用。

（案例刊登于《人民司法》2022年第11期）

[①]郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第95页⁓第96页。