文/陈冠琪
名人的姓名辨识度较高,承载着他们的形象和声誉。无论是“搭便车”,抢先注册名人姓名,借此来打响品牌知名度,还是抢注后反过来要求名人本人购买商标的专有权,其中的经济效益都颇为可观,而名人却对此后知后觉。现如今,因名人姓名被抢注为商标而引发的纠纷,早已屡见不鲜。
然而,我国《商标法》第32条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。《民法通则》第99条规定:“公民享有姓名权、有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。”因此,擅自使用名人姓名注册商标,有可能构成对其姓名权的侵犯。
那么,在涉及名人姓名的案例中,法院判断商标是否构成侵权、是否应撤销时,会考虑哪些因素呢?让我们通过几个典型案例来一探究竟。
【规则摘要】1.如在商标注册种类所在行业相关公众认知中,会将名人的雅号、艺名、笔名等符号与该名人相联系,那么,在商标中使用该等符号的,有损名人姓名权。
——国家工商行政管理总局商标评审委员会等诉中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司因商标权无效宣告请求纠纷案【北京市高级人民法院(2016)京行终112号判决书】
2.对名人姓名权的保护不局限于名人所在行业,姓名权的保护范围应当与该姓名的知名度范围相一致。
——成都李宁食品制造中心等诉国家工商行政管理总局商标评审委员会因商标异议复审行政纠纷案【北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第2002号判决书】
3.商标涉及外国名人姓名的,中国消费者一般仅知晓其中文翻译姓名,而不熟悉外文原名的,一般不认为会导致中国消费者直接与外国名人产生联系。
——繁荣公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人广州市柏莉贸易有限公司商标异议复审行政纠纷案【北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3043号判决书】
4.商誉积累和商标的使用、获奖等情况,不足以使不正当使用名人姓名的商标具有合法性。
——迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案【最高人民法院(2016)最高法行再27号判决书】
【规则详解】1.如在商标注册种类所在行业相关公众认知中,会将名人的雅号、艺名、笔名等符号与该名人相联系,那么,在商标中使用该等符号的,有损名人姓名权。
——国家工商行政管理总局商标评审委员会等诉中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司因商标权无效宣告请求纠纷案【北京市高级人民法院(2016)京行终112号判决书】
案情简介:
本案的争议商标为“季工坊”商标,由国威公司提出注册申请,核准注册日为2012年3月7日,核定使用商品为第33类的酒(饮料)、酒精饮料(啤酒除外)、含酒精液体、蒸馏饮料、食用酒精、开胃酒、米酒、朗姆酒、葡萄酒、伏特加酒。
茅台酒厂向商标评审委员会提出争议申请,认为茅台酒厂及其“茅台”酒具有极高的知名度,茅台酒厂董事长季克良对国酒茅台及中国酒业做出了巨大贡献,具有较高的知名度和影响力。争议商标与茅台酒厂董事长季克良的姓名构成近似,其申请注册侵犯了他人的在先姓名权,并且与已经注册的“季克良”商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标,因此请求撤销争议商标的注册。
贵州茅台酒厂门口标志 王益敏/摄
商标评审委员会认为,“季工坊”商标与季克良姓名在文字构成上存在明显区别,仅以在案证据尚不足以认定其在使用过程中易使消费者将其与季克良相联系,从而对季克良的姓名权构成损害。因此裁定维持争议商标。
茅台酒厂不服,向法院提起诉讼。
法院认为:
姓名作为一个人的特定符号,不仅仅包括自然人户籍档案中登记的名称,同样及于雅号、艺名、笔名,甚至中英文不限。但前提是该符号能够与特定自然人形成唯一的对应关系。季克良对自己的姓名享有姓名权,这是法律赋予的权利,其自1985年开始至2011年一直担任茅台酒厂的总工程师,“季工”为季克良在担任茅台酒厂总工程师期间的特定称谓。在白酒行业,“季工”已经与季克良形成一一的对应关系。所以,“季工”作为特定符号,同样在季克姓名权所保护的射程之内。
季克良先生
对于商标评审委员会“认定诉争商标是否损害他人姓名权,应当考虑该姓名权人在社会公众中的知晓程度”的抗辩,法院认为,基于茅台酒厂和季克良多年来在白酒行业的知名度和地位,第33类酒精饮料行业的相关公众在酒精饮料商品上看到“季工”或“季工坊”标志时,容易将该商品与季克良联系在一起,以为使用上述标志的酒精饮料商品经过了季克良的品鉴或者认证,从而不正当的利用了季克良个人声誉的商业价值来推销或者销售该商品,因此造成对季克良姓名权的损害。
因此,法院判决撤销商标评审委员会作出的被诉裁定;商标评审委员会就茅台酒厂针对争议商标提出的争议申请重新作出裁定。
2.对名人姓名权的保护不局限于名人所在行业,姓名权的保护范围应当与该姓名的知名度范围相一致。
——成都李宁食品制造中心等诉国家工商行政管理总局商标评审委员会因商标异议复审行政纠纷案【北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第2002号判决书】
案情简介:
2007年4月23日,原告成都李宁食品制造中心向商标局申请注册第6016712号“李宁”商标(下称“争议商标”),指定使用的商品为国际分类第29类加工过的花生、加工过的瓜子。而李宁体育公司此前已经在国际分类第29类肉、鱼(非活的)、虾(非活的)、水果罐头、腌制蔬菜、蛋、牛奶制品、食用油脂、蔬菜色拉、食物蛋白等商品上,注册了“李宁”和“LI-NING”商标,因此向商标局提出异议申请,请求商标局裁定争议商标不予核准注册。
商标评审委员会经过复审,裁定李宁体育公司所提的异议成立,争议商标不予核准注册。
成都李宁食品制造中心不服该裁定,将商标评审委员会诉至法院,主张:一、“李”为常见姓氏,“宁”为通用人名,二者在消费者日常生活中使用频率较高。“李宁”与李宁先生的姓名之间并不具有唯一的对应性,任何市场主体均可能基于特定创意设计出“李宁”商标。因此,“李宁”不应当被独占。二、李宁先生作为我国著名男子体操运动员,虽然其涉猎食品行业,但并不为消费者熟知。争议商标虽然同为“李宁”,但指定使用在加工过的花生等商品上,不会使消费者将其与李宁产生联想,更不会对李宁的姓名权造成损害。
李宁先生
法院认为:
通常情况下,当相关公众在看到某一商标时会自然联想到某人的姓名,并认为该商标或该商标所使用商品的提供者与该人有关联时,才有可能给该人的姓名权造成损害,故在判断某一商标是否会损害他人姓名权时,应当考虑该姓名权人的知名度。姓名权的保护范围应当与该姓名的知名度范围相一致。
作为体操运动员的李宁,是我国家喻户晓的著名人物,被异议商标的注册和使用,不可避免地会让相关公众将被异议商标与我国著名体操运动员李宁联系起来,进而损害李宁的姓名权。
基于此,法院认为商标评审委员会的裁定正确,应予维持。
3.商标涉及外国名人姓名的,中国消费者一般仅知晓其中文翻译姓名,而不熟悉外文原名的,一般不会导致中国消费者直接与外国名人产生联系。
——繁荣公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人广州市柏莉贸易有限公司商标异议复审行政纠纷案【北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3043号判决书】
案情简介:
柏莉公司申请注册了“柏莉咖啡PELE COFFEE”商标(下称“争议商标”),而繁荣公司对此提出了异议申请,主张巴西足球运动员Edson Arantes Do Nascimento的别名为“Pelé”,对应中文译名为“贝利”。在争议商标申请注册日之前,该运动员即以“贝利”之名为中国公众所熟知。且贝利已授权繁荣公司在中国申请注册和使用“Pelé”商标。
商标评审委员会认为,“贝利”这一姓名的知名度主要与体育领域相关。而争议商标注册的咖啡馆、自助餐厅等服务项目与体育领域相距甚远,加之争议商标“柏莉咖啡PELE COFFEE”与“Pelé”在整体外观和表现形式上均有显著不同,相关公众应不易误以为标有该商标的服务与球王贝利有关系。据此,裁定争议商标未损害贝利的在先姓名权,予以核准注册。
贝利先生亲吻带有“Pelé”字样的足球
繁荣公司不服该裁定,将商标评审委员会诉至法院。主张:争议商标的“PELE”部分直接对应巴西球星贝利先生的昵称,构成对贝利先生在先姓名权的侵犯。外文“PELE”不是英文单词,查询英文字典也不能查到;网络搜索“PELE”,得到的结果绝大多数是关于球王贝利的结果。贝利先生来自全球最大的咖啡出产国巴西,与咖啡产品的联系是天然的,事实上贝利先生也确实授权他人将其昵称用于咖啡产品上。如果允许被异议商标用于咖啡馆等服务上很容易造成消费者的误认。
法院认为:
对于争议商标是否侵害了他人的姓名权,需考察相关文字在社会公众的认知中是否指向该姓名权人。根据本案查明的事实,巴西足球运动员Edson Arantes Do Nascimento的别名为“Pelé”,对应中文译名为“贝利”。在争议商标申请注册日之前,该运动员即以“贝利”之名为中国公众所熟知。由于在中国消费者的认知中,一般仅知晓中文“贝利”指向足球运动员贝利先生,而不知晓外文“PELE”的含义。因此被异议商标虽然包含有外文“PELE”,但并不会导致中国消费者将被异议商标直接与贝利先生产生联系,从而给贝利先生造成或可能造成损害。加之被异议商标的显著识别部分为中文“柏莉咖啡”,更加不致导致中国消费者产生混淆误认。因此,法院认为争议商标的注册未损害贝利的在先姓名权,对商标评审委员会的裁定予以维持。
4.商誉积累和商标的使用、获奖等情况,不足以使不正当使用名人姓名的商标具有合法性。
——迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案【最高人民法院(2016)最高法行再27号判决书】
案情简介:
2007年,乔丹公司在国际分类第28类的“体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)”商品上注册了“乔丹”商标(以下简称争议商标)。2012年,知名篮球运动员迈克尔·乔丹向商标评审委员会提出撤销争议商标申请,主张争议商标的注册损害了自己的在先姓名权,同时也属于“擅自使用他人的企业名称或姓名,引人误认为是他人的商品”的不正当竞争行为。
商标评审委员会认为,“乔丹”为英美普通姓氏,难以认定这一姓氏与迈克尔·乔丹之间存在当然的对应关系。另外,乔丹公司对争议商标已进行了长期、广泛的宣传使用,获得了较高的市场声誉,而从各方使用的广泛性、持续性、唯一对应性等方面综合考虑,尚不能认定“乔丹”二字与迈克尔·乔丹姓名之间的对应关系已强于乔丹公司。
“飞人”乔丹
另外,乔丹公司及其关联企业投入大量资金、通过多年的生产经营使争议商标相关标识取得了较高的知名度,并投入人力、物力对侵犯其商标权益的行为进行打击,在其维权过程中,争议商标相关标识还曾获得驰名商标特殊保护,争议商标相关标识通过长期大量使用已与乔丹公司形成更为密切的联系,其所累积的商誉及相关利益亦应归属于其实际使用者。
因此,商标评审委员会裁定维持争议商标。迈克尔·乔丹则将商标评审委员会诉至法院。
法院认为:
一审法院基本采纳了商标评审委员会的观点,除了对争议商标是否侵犯迈克尔·乔丹的姓名权、是否符合法律规定作出了论述之外,还指出:考虑到乔丹公司对争议商标已进行了长期、广泛的宣传使用,获得了较高的市场声誉,这一事实与迈克尔·乔丹及耐克公司使用迈克尔·乔丹姓名、形象从事的商业活动并存市场已长达近二十年。通过各自较大规模的宣传使用,双方已分别形成了各自的消费群体和市场认知,以及较为稳定的竞争秩序的实际情况,争议商标不应被撤销。
而对于这一点,最高人民法院再审时则认为:
在认定争议商标的注册是否损害他人在先姓名权时,关键在于是否容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品或者服务与姓名权人之间存在代言、许可等特定联系。因此,即使乔丹公司经过多年的经营、宣传和使用,使得乔丹公司及其“乔丹”商标在特定商品类别上具有较高知名度,也不足以据此认定相关公众不容易误认为标记有“乔丹”商标的商品与再审申请人之间存在代言、许可等特定联系。
并且,乔丹公司恶意申请注册争议商标,损害再审申请人的在先姓名权,明显有悖于诚实信用原则。商标评审委员会、乔丹公司主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合法成果,而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上。维护此种市场秩序或者商业成功,不仅不利于保护姓名权人的合法权益,而且不利于保障消费者的利益,更不利于净化商标注册和使用环境。
(注:(2016)最高法行再27号判决书对商标案件中名人姓名的认定和保护作出了全面深入的论述,且被最高人民法院评选为指导性案例,值得一读。出于行文的考虑,本文仅着重介绍了其中的一小部分内容,有兴趣的读者可以自行进一步了解该判决书的全部内容。)
【小结】虽然关于名人姓名的商标纠纷为数众多,但笔者在调研时发现,事实上,大量未经授权使用名人姓名注册的商标在申请阶段就已经被驳回。
而且通过以上判决可知,对于涉及名人姓名的商标,商标评审委员会和法院已经形成了较为完善、稳定的评判标准。可以说,使用名人姓名注册商标的行为,正在受到越来越完善的法律规制。
如此看来,不正当抢注名人姓名商标的行为将很可能会“竹篮打水一场空”,远不如通过诚实的经营行为来打造真正有长远价值的商标。
【免责】本文内容属于作者个人观点,不代表北京金诚同达律师事务所对有关问题的法律意见。如您需要法律意见或专家咨询,请向具有专业资质者寻求针对性解答。
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